LG에너지솔루션 "PTAB 신청 각하로 기회상실한 건 명백한 사실"
[서울파이낸스 박시형 기자] SK이노베이션은 미국 배터리 특허 소송 관련 특허심판원의 특허무효심판 각하에 대해 "LG에너지솔루션이 근거없는 왜곡 주장을 하고 있다"고 주장했다.
SK이노베이션은 15일 미국 특허심판원(PTAB)에 LG에너지솔루션을 상대로 제기한 특허무효심판(IPR) 8건이 대해 조사개시 거절 결정과 관련해 "PTAB은 국제무역위원회(ITC)나 연방법원의 소송 결과가 먼저 나온다고 판단되면 중복 청구를 이유로 IPR 개시를 각하한다"며 이같이 말했다.
SK이노베이션은 "미 특허청장이 지난해 9월 24일 이 같은 결정을 적극적으로 진행할 것을 독려하는 취지의 발표를 했고, 이후 PTAB는 ITC 소송에 계류중인 특허에 대한 IPR을 모두 각하하고 있다"고 설명했다.
실제로 미국 내에서도 PTAB가 절차 중복을 이유로 조사개시 각하 결정을 내리는 것에 대해 권한 남용이며 법적 근거가 부족하다는 비판이 제기되는 것으로 알려졌다.
전날 LG에너지솔루션은 "SK이노베이션이 LG에너지솔루션 특허의 유효성에 대한 다툼을 시작조차 해보지 못하는 상황에 처했다"며 "업계 전문가들은 이번 조사개시 거절결정으로 특허소송 전략에 큰 타격을 입을 것으로 보고 있다"고 주장했다.
이에 SK이노베이션 측은 "PTAB는 SK이노베이션에서 제기한 IRP 8건 중 6건에 대해 합리적인 무효 가능성을 제시했다고 판단했고, 특히 517 특허에 대해서는 강력한 무효 근거를 제시했다"고 반박했다.
LG에너지솔루션이 SK이노베이션 특허 1건에 대해 제기한 IPR이 진행된 것에 대해선 "해당 특허는 ITC가 아닌 연방법원에만 계류된 건으로 현재 연방법원 소송 자체는 중지돼 있다"며 "미 특허청 정책 변경이 적용될 가능성이 높지 않아 조사가 개시된 것에 불과하다"고 강조했다.
SK이노베이션은 "절차적 차이를 잘 알면서 이를 무시한 채 LG에너지솔루션만 특허 무효심판이 받아들여진 것처럼 언급해 우위를 점한 것처럼 주장하고 있다"며 "또 SK이노베이션의 특허 소송 전략에 차질이 생겼다는 등 사실과 다른 주장을 하는 데 이는 전형적인 여론 왜곡"이라고 지적했다.
SK이노베이션 임수길 밸류크리에이션센터장은 "미 정부 정책 변경이 사건의 실체 판단에 근본적인 변화를 가져오진 않을 것"이라며 "오히려 PTAB가 결정 이유에서 명시한 무효 가능성에 대한 언급이 ITC 절차에서 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것이라 생각한다"고 말했다.
LG에너지솔루션은 SK이노베이션의 주장에 대해 "PTAB이 중복청구를 이유로 무효 신청을 각하하는 결정이 시작됐다면 왜 비용까지 들여가며 8건을 신청한건지에 대한 해명은 없이 본인들의 실수를 유리하게 말하고 있다"며 "가장 효율적으로 무효 판단을 받을 수 있는 PTAB에서의 신청이 모두 각하돼 기회를 상실한 것은 명백한 사실"이라고 입장을 내놨다.
SK이노베이션과 LG에너지솔루션의 특허무효소송은 2019년 9월 SK이노베이션이 전기차 배터리 특허를 침해했다며 ITC에 소송을 제기한 것에서부터 시작된다.
SK이노베이션은 2차전지 파우치형 배터리셀 구조 관련 특허(994) 1건 침해로 ITC에 LG에너지솔루션을 제소했고, 파우치형 배터리 셀 구조 관련 특허 1건, 배터리 모듈(398) 관련 특허 1건 침해로 델라웨어주 연방지방법원에 LG에너지솔루션과 LG전자를 제소했다.
같은 달 LG에너지솔루션도 SK이노베이션이 2차전지 분리막(SRS®) 미국 특허 3건, 양극재 미국특허 1건을 침해했다며 ITC에 제소했고, 델라웨어주 연방지법에도 SRS® 미국 특허 3건, 양극재 미국특허 2건 침해에 대한 맞소송을 냈다.
2020년 3월 들어 LG에너지솔루션은 PTAB에 SK이노베이션이 델라웨어주에 제기한 특허(398)의 무효심판 1건을 제기했다. 6개월 뒤인 9월 30일 PTAB은 조사개시를 결정하고 진행중이다.
반면 SK이노베이션은 2020년 5월말~7월 초 LG에너지솔루션의 양극재 특허 2건에 대해 IPR 4건, 분리막 특허 3건에 대해 IPR4건 등 총 8건의 IPR을 제기했으나 2020년 11월 30일 8건 중 6건이 조사 각하됐고, 올해 1월 12일 나머지 2건도 각하됐다.
